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從宣告專利無效理由談專利申請文件的規范撰寫
專利申請文件的撰寫質量,對一項專利權的取得、保護的影響表現在各個方面,對一項專利權能否形成、專利權人能否獲得有效的合法、最大化的法律保護,起著關鍵性的作用。專利法及專利法實施細則均對專利申請文件的規范撰寫提出了詳盡的要求。同時,專利法實施細則第六十四條第三款又詳細列舉了十二項“無效宣告請求的理由”,其中有五項是關于專利申請文件不符法律要求而導致專利無效的理由。這從另一側面要求了專利申請文件的撰寫規范化,以確保專利權的有效性。 在專利侵權訴訟中,被告以原告專利權不符法律規定而申請宣告其無效,己成為專利侵權抗辯的主要手段之一。無論專利權人還是非專利權人,對宣告專利無效理由均有進一步了解的必要,對照無效理由,澄清相關概念,尋找或預防專利申請文件撰寫漏洞。
一、關于宣告專利無效請求的理由 依照專利法第四十五條規定,請求宣告專利權無效或者部分無效的,應當向專利復審委員會提交專利權無效宣告請求書和必要的證據。無效宣告請求書應當結合提交的所有證據,具體說明無效宣告請求書的理由,并指明每項理由所依據的證據。 《專利法實施細則》第六十四條第二款詳細列舉了“無效宣告請求書的理由”,共十二項,可分為六類,分述如下: 1、被授予專利的發明創造(1)不符合專利法第二十二條關于發明和實用新型專利“三性”規定;(2)或不符合第二十二條關于外觀設計專利的專利性條件。 2、專利申請文件不符法律規定: (1)說明書及摘要不符合專利法第二十六條第三款規定,說明書披露及公開不充分; (2)權利要求書不符合專利法第二十六條第四示、款規定,權利要求書應當以說明書為依據,說明要求專利保護的范圍; (3)權利要求書不符合專利法實施細則第二十條第一款規定,權利要求書應當說明發明或實用新型的技術特征,清楚、簡要地表述請求保護的范圍。 (4)獨立權利要求不符合專利法實施細則第二十一條第二款規定,獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案,記載解決技術問題的必要技術特征。 (5)專利申請文件的修改不符合專利法第二十三條規定:對發明、實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書的權利要求書記載的范圍,對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。 3、分類不明確,被授予專利的發明創造不符合專利法實施細則第二條有關發明、實用新型、外觀設計的定義的規定。 4、屬于不授予專利權范圍。即屬于專利法第五條、第二十五條規定的范疇,不授予專利權。 5、重復授權情形。違反“同樣發明創造只能被授予一項專利”(專利法細則第十三條第一款)。 6、違反“在先申請”原則(專利法第九條)。 依照專利法第四十五條規定,請求宣告專利權無效或部分無效的,應向專利復審委提交請求書和必要的證據。上述無效理由中,關于所請求專利技術不具備專利性條件,一般較難以取證,舉證成本較高;因不符合單一性或分類等情況,在實際操作中也較少發生。然而,針對專利申請文件本身缺陷提出宣告專利無效請求,無需另行取證,且也是專利權人時常疏忽的。“以彼之矛,攻彼之盾”,是專利侵權抗辨人最經濟、最有效的反擊手段,也是專利權人最痛悔的專利保護失敗。
二、關于無效理由中“專利說明書公開、披露不充分”的理解。 專利法第二十六條第三款規定:說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。如果專利說明書達不到“清楚”、“完整”且“能夠實現”,則成為被宣告無效理由之一。 如何認定一份專利說明書“清楚”、“完整”且“能夠實現”呢?審查指南對此進行了詳盡解釋。 首先,專利說明書清楚、完整、能夠實現,是對公開、披露發明或實用新型的“內容”的要求。一項發明或實用新型的內容包括三個部分:要解決的技術問題;技術方案;有益效果。一件專利的說明書須列出發明或實用新型所需解決的一個或者多個技術問題,同時在說明書中公開上述要解決的技術問題的技術解決方案,并清楚客觀地寫明專利技術與現有技術相比所具有的有益效果。上述三部分共同構成一項專利內容,不可分割。 其二,專利說明書“清楚”,包括兩方面要求:一是主題明確,說明書應明確說明該項專利技術“做什么”和“如何做”,上述技術問題、技術方案和有益效果應當相互對應,不得出現相互矛盾或不相關聯的情形。二是用詞準確,不得含糊不清,產生歧義或重復。 其三,專利說明書“完整”,是指說明書應包括專利法實施細則第十八條規定的五個內容,不得缺少任何有關理解、實現專利技術的內容。凡是所屬技術領域的技術人員不能從現有技術中直接、唯一地得出的有關內容,均應當在說明書中描述。 其四,專利說明書“能夠實現”,是指技術人員按照說明書記載內容,不需創造性勞動,即能再現該專項技術方案,解決其技術問題,并產生說明書所陳述的預期的技術效果。即專利技術的“能夠實現”包含兩個方面:一是解決說明書列示的“要解決的技術問題”,一是直接并必然地產生說明書所列示的“有益效果”,缺一不可,否則即不能達到說明書公開充分的標準。從某個角度來說,專利權人在專利說明書中所陳述的“需解決的技術問題”和“實施專利技術有益效果”,就是其自己為該專利技術方案公開是否充分所設置的實質性標準。 在申請授權時,專利申請人為突出所申請的發明創造的創造性,往往隨意或盡可能地夸大該發明創造可解決的技術問題及有益效果。這導致今后專利權被宣告無效的可能。 需要強調的是,在實踐中,眾多代理人對專利技術說明書所公開的技術方案,不能解決“要解決的技術問題”,即可認定為說明書公開不充分,沒有異議,而對所公開的技術方案不能或不一定能產生預期“有益效果”,是否構成公開不充分,卻有異議。這需要進一步的具體分析。一項專利技術的有益效果是確定其是否具有“顯著進步”或“進步”的重要依據,在專利授權審查過程中,審查人員以此作為判斷專利技術創造性的依據之一。因此,把專利權人在申請授權時所描述的“有益效果“,尤其是具體的、量化的技術實施效果,作為審查其技術方案能否實現的內容之一,作為技術方案是否公開充分的標準之一,是公平合理的。
三、關于“權利要求書之獨立權利要求缺乏解決技術問題的必要技術特征“的理解和適用。 在專利制度中,說明書起到公開技術方案的作用,而權利要求書是說明專利保護范圍的。因此,在專利申請授權過程中,專利申請人為獲得更大的保護范圍,在權利要求書中,尤其是獨立權利要求中,列示盡量少的技術特征,或盡量使用寬范圍的上位概念,這引發另一類可能導致專利無效的隱患。 專利法第二十六條第四款和專利法實施細則第二十條至二十三條對權利要求的內容及其撰寫作了規定。實踐中,人們往往忽視作為宣告無效理由之一,即獨立權利要求不符合細則第二十一條第二款規定,未從整體上反映發明或實用新型的技術方案,缺少解決技術問題的必要技術特征。但這往往是多數劣質專利申請文件存在的普遍問題。(陳靜)
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