涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用
關鍵詞: 定牌加工/商標侵權
內容提要: 對涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律性質,學界存在不同認識,實務中均按侵權行為處理。但從商標的基本功能出發,運用混淆理論和目的解釋方法予以論證,涉外“定牌加工”行為不會在出口國造成消費者混淆,不損害權利人的利益,因而在本質上不構成侵權行為。目前,涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的處理可參照適用《聯合國國際貨物銷售合同公約》第42條,即按進口國或者商品轉售地國的法律判斷是否構成侵權。建議在修改法律時將公約該條規定的原則精神納入我國法律或《知識產權海關保護條例》之中。
改革開放以來,“定牌加工”這種貿易方式逐漸在我國興起,像廣東、浙江、福建這樣的沿海省份,都有數以萬計的企業做著“定牌加工”業務。實際上,中國已經成為名副其實的世界工廠,而且這種狀況在短期內不可能改變。“定牌加工”貿易涉及到商標、專利、版權等知識產權問題,這些問題的正確解決,直接涉及到加工人和知識產權權利人雙方合法權利的保護,關系到我國對外貿易的健康發展。但是,目前我國的知識產權法律法規并未對此作出明確規定,而有的行政規章的規定則明顯與知識產權法的基本原理和相關國際公約的規定相違背, [1]導致實踐中對加工人交付出口的產品的商標只要與國內注冊商標相同或者近似,一律按侵權處理,這種不合理的事情屢屢發生。 [2]國家商標局涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用2007年8月的《商標法修改草稿》仍然沒有澄清這個問題。
涉外“定牌加工”指的是我國境內企業接受境外商標權人或商標使用權人的委托,按照其要求加工產品,貼附其提供的商標,并將加工的產品全部交付給境外委托人的貿易形式。如果境外定牌與境內注冊的商標相同或者近似,而且核定使用的商品相同或者類似,就會發生加工人的行為是否侵權的問題。對此,我國知識產權學界理論上認識不一,實務中則多按侵權處理。由于這種處理與市場主體的商業道德觀念和商標法的基本理論相矛盾,引發了激烈的爭論。認為應當按侵權行為處理的以商標權的地域性和我國《商標法》第52條為依據,該條第( 1)款規定:“未經商標注冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”的行為屬于侵犯注冊商標專用權的行為。僅從形式上看,這個理由確實很充分、很有力。反對按侵權行為處理的則以混淆理論為武器,認為貼牌商品不在境內銷售,不會造成境內消費者混淆,也不會給境內商標權人造成損失,因此,從實質上說不構成對境內商標權的侵犯。但是,由于我國商標法并沒有明確采混淆標準,所以,法院在法律適用上存在一定困難。
如何破解這一難題? 本文試從侵犯商標權的實質條件以及法律適用兩方面進行討論,對涉外“定牌加工”的法律適用提供一種新的思路,期望對理論研究和司法實務有所幫助。
在研究具體問題之前需要特別說明的是,本文所討論的“定牌加工”問題須符合以下條件:境外委托人(定做人)在本國或者銷售地國擁有真實有效的商標權或商標使用權;國內有人注冊了與委托人的商標相同或者近似的商標,而且指定使用的商品與委托人注冊商標核定使用的商品相同或者類似;加工人加工的商品(貼牌商品)全部交付給定做人,不在國內銷售;國內注冊商標和境外注冊的相同或近似商標分屬于不同的民事主體。
一、從侵犯商標權的實質要件看,“定牌加工”不侵犯境內商標權人的商標權
近幾年處理的幾起“定牌加工”案件中,海關和法院認定加工人侵犯境內商標權的理由主要有二:其一,根據我國《商標法》第52條第1款和第2款,未經商標權人許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為和銷售侵犯注冊商標專用權商品的行為屬于侵權行為;其二,商標權具有地域性,委托人雖然在其本國享有商標權,但是其商標沒有在中國注冊,因此在中國不享有商標專用權,在中國使用即構成對中國商標權的侵犯。聽起來言之鑿鑿,有根有據。而被告(加工人)所提出的抗辯理由也驚人地相似:加工商品全部交付給委托人(定作人) ,不在中國市場銷售,不會發生混淆和誤認,不會損害消費者的利益,也不會損害中國商標權人的利益;“定牌加工”的法律性質屬于承攬,交付加工成果的行為不是銷售行為。他們對海關和法院的處罰感到困惑不解。
究竟應當如何認識“定牌加工”行為的法律性質? 加工企業的行為是否構成對國內商標權的侵犯? 要回答這個問題,必須首先討論清楚侵犯商標權的實質要件是什么,或者說商標權究竟保護什么。我國《商標法》第52條列舉了侵犯商標權行為的表現形式,而沒有指出其實質要件。研究實質要件的意義在于,揭示侵犯商標權行為的本質特征,幫助人們準確分析認定某種行為是否構成對商標權的侵犯。
商標的基本功能來源于識別功能,即將商標權人的商品/服務與其他人的商品/服務區別開來。消費者借助商標選購自己喜愛的商品/服務,經營者則借助商標推銷自己的商品/服務,占領市場,建立信譽,而這一切都有賴于商標識別功能的正常發揮。可以說,各項商標法律制度都是為了保護商標的識別功能的。侵犯商標權行為的表現形式多種多樣,其本質特征都是對商標識別功能的破壞,即造成對消費者的欺騙,使其對商品/服務來源產生混淆、誤認,對經營者而言,則表現為市場被侵占、信譽降低等不利益。TR IPS協議第16條明確規定以“可能產生混淆”作為侵犯商標權的必要條件。美國《商標法》第32條,我國臺灣地區《商標法》第29條和61條也都明確規定以使相關消費者可能產生混淆、誤認作為侵犯商標權的實質要件。雖然我國《商標法》第52條沒有明確指出以可能使消費者產生混淆、誤認為構成侵權的實質要件,但是,最高人民法院為了適應審判工作的需要,已經在相關司法解釋中明確將“容易使相關公眾產生誤認”作為認定侵犯商標權行為的必要條件。
從以上分析可以得出這樣的認識: 致消費者對商品/服務的來源可能產生混淆、誤認,是侵犯注冊商標專用權的實質要件。反過來說,如果不會對消費者造成欺騙,也不可能使其對商品/服務的來源產生混淆、誤認,則不存在侵權行為。國際貿易中的“定牌加工”,是指加工企業接受境外商標權人或者商標使用權人的委托,按照其要求加工產品,貼附委托人提供的商標后,將產品全部交付給境外委托人的貿易形式。在這種貿易中,貼附境外委托人商標的產品全部交付給委托人,不在境內銷售,因此不可能在境內市場上造成混淆,不存在欺騙消費者的問題,也不會對境內商標權人的利益造成任何損害,也就是說,不具備構成侵犯商標權行為的實質要件,因此, 此種定牌加工不應被認定為侵犯境內商標權的行為。
進一步說,這些產品在境外銷售,也不損害境內商標權人在國際貿易中的利益,因為在委托人的國家,商標權是委托人的,不管有無定牌加工,境內商標權人都不可能再在該國取得相同或近似商標的注冊。至于說委托人可能將產品銷售到第三國,那完全可能,但是,如果境內商標權人沒有到那些國家申請商標注冊,取得商標權,你也不能憑借中國的商標權來禁止別人在第三國銷售。要想獲得在這些國家的市場利益,你必須到這些國家去申請商標注冊,能否如愿以償,還要看境外商標權人是否已經捷足先登。因此,如果國際市場被定牌加工關系中的委托人搶先占領,也只能怪境內商標權人缺乏商標國際注冊的競爭意識,而與定牌加工無關。權利以利益為核心要素,定牌加工既不損害商標權人國內市場上的利益,也不會損害其在國際市場上的合法利益,何以構成侵權?
二、在加工商品上貼附商標的行為,不構成商標法上的商標使用
商標使用在商標法上具有十分重要的意義,它既是維持商標權的必要條件,也是判斷某種行為是否屬于侵犯商標權行為的事實標準,在美國,使用還是取得聯邦商標注冊的必要條件。因此,商標使用為各國商標立法所重視,通常要設專條對商標使用作出明確規定。我國關于商標使用的規定是《商標法實施條例》第3條。該條規定,商標法和本條例所稱商標的使用,包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動。該規定的主要缺陷是,未指出商標法上的商標使用必須是商業活動中的使用。加之《商標法》第52條將未經許可使用、銷售、制造商標標識等并列為侵犯商標權的行為,導致實際當中對商標使用的機械理解,即將商標貼附于商品或其包裝、容器,就是商標法上的商標使用,就構成侵權,至于該商品是否用于銷售,在所不問。正是在這種認識的指導下,“定牌加工”所定之牌如果和境內某個注冊商標相同或者近似,即被理所當然地認定為侵犯境內注冊商標專用權的行為,法律根據就是《商標法》第52條和《實施條例》第3條。從表面上看,定牌加工的加工人將委托人提供的商標貼附于所加工之產品上,確實符合《商標法》第52條和《實施條例》第3條所規定的商標使用的條件,構成侵權似乎沒有問題。但是,我們在前面的分析表明,“定牌加工”行為不符合侵犯商標權的實質要件,不應當作為侵權行為處理。被處罰的市場主體對這種處罰感到困惑不解,感到冤枉,也從商業道德層面印證了我們關于“定牌加工”不侵權的分析結論是正確的。產生這種矛涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用盾的根源就在于我們對商標法上商標使用的界定存在問題。
那么,什么是商標法上的商標使用呢? 作為一個法律概念,對其含義的解釋應當符合法律的規范目的,即所謂目的解釋。正如黃茂榮先生所指出的:“作為人類的行為規范,法律的制定或接受既然本來便是‘有所為’而來,則在法律的制定、接受或甚至在探討時,人們對之莫不‘有所期待’” [3]根據目的解釋,商標法上的商標使用,應當是為了實現商標功能的使用。商標最主要的功能是識別,而只有在商品進入流通領域時,才需要通過商標表彰自己的商品,商標的識別功能才得以發揮。如果產品不進入流通領域,商標就不過是一種裝飾,無所謂識別問題。因此,商標法上的商標使用,應當是與商品流通相聯系的使用,即將商標貼附于商品進行銷售或者其他交易,如出租,或者將商標用于廣告、展覽和交易文書等行為。在“定牌加工”中,加工人按照委托人的要求將商標貼附于加工之產品上,就其性質而言,屬于加工行為的一部分,而且加工人并不銷售加工產品,而是將產品全部交付委托人,因此,其行為不構成商標法上的商標使用。
對于這種解釋,我們可以在境外的立法例上找到充分的支持:如德國商標法將商標所有人的專用權表述為“未經商標所有人同意,禁止第三人在商業流通中1. 為商品和服務使用與受保護的商標相同的標識, 并且商品和服務也相同,⋯⋯ [4]美國商標法規定侵犯商標權的行為,也需要有復制、抄襲、仿冒他人注冊商標用于商品或者服務上的事實。而且此次修改《知識產權海關保護條例》時,筆者曾經建議將《聯合國國際貨物銷售公約》第42條規定的原則納入條例之中,即明確規定出口商品是否侵權,應當以進口國或者商品銷售地國的法律為判斷標準,而不應當以我國(出口國)的法律為判斷標準。也就是說,申請海關扣押的人必須證明其在貨物進口國享有知識產權,而出口的貨物侵犯了其在進口國受保護的知識產權。必須是為了銷售、許諾銷售、批發或者廣告,而且有可能引起混淆、誤解或欺騙。 [5]我國臺灣地區《商標法》第6條對商標使用作了明確規定:本法所稱商標使用“指為行銷之目的,將商標用于商品、服務或其有關之物件,或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。”
為此,建議此次修改商標法,將“為了銷售的目的”作為商標使用的實質要件加以規定。在商標法未修改之前,司法實務中可通過對《商標法》第52條和《實施條例》第3條的解釋,將“為了銷售”的目的納入商標使用的構成要件之中,以求有關糾紛的合理解決。
三、涉外定牌加工商標侵權糾紛的處理可參照適用《聯合國國際貨物銷售合同公約》第42條
《聯合國國際貨物銷售合同公約》(以下簡稱《公約》)已經對國際貿易中可能發生的知識產權糾紛給予高度重視,并作出了明確的規定。《公約》第42條第1款規定:“賣方所交付的貨物,必須是第三方不能根據工業產權或其他知識產權主張任何權利的貨物,但以賣方在訂立合同時已知道或不可能不知道的權利為限,而且這種權利或要求根據以下國家的法律規定是以工業產權或其他知識產權為基礎的: (一)如果雙方當事人在訂立合同時預期貨物將在某一國境內轉售或做其他使用,則根據貨物將在其境內轉售或做其他使用的國家的法律;或者(二)在任何其他情況下,根據買方營業地所在國家的法律。”該條第2 款規定:“賣方在上一款中的義務不適用于以下情況:(一)買方在訂立合同時已知道或不可能不知道此項權利或要求;或者(二)此項權利或要求的發生,是由于賣方要遵照買方所提供的技術圖樣、圖案、款式或其他規格。”根據該條規定,在國際貨物買賣中涉及到知識產權糾紛的,第三方的權利主張必須以買方營業地國家的法律為基礎。如果合同雙方當事人在訂立合同時預期貨物將在某一國境內轉售或作其他使用,則第三方的權利主張應根據商品將在其境內轉售或作其他使用的國家的法律。總而言之,權利人不能以出賣人國家的法律為基礎主張權利,而應當以銷售地國家的法律為基礎主張權利。該規定的理由是,只有在貨物的銷售地,才會發生擠占權利人市場,損害權利人利益的問題,因此,權利人的權利主張應當以貨物銷售地國家的法律為根據。而在出賣人的國家,不存在貨物銷售,因此不會擠占權利人的市場,損害權利人的利益,也不會發生消費者混淆的問題,因此,權利人不能以出賣人國家的法律為根據主張權利。公約的這一規定準確抓住了保護知識產權的真諦,真正體現了知識產權的地域性。
《公約》的適用范圍是貨物買賣合同,而涉外“定牌加工”屬于加工承攬合同,可以適用該公約嗎? 貨物買賣和“定牌加工”確實是兩種不同的合同,因此,不可能把公約關于當事人權利義務的規定全部適用于“定牌加工”合同。但是,就交付貨物(定作物)這一行為及其法律效果而言,買賣合同和“定牌加工”合同并沒有什么不同,與此相關的當事人的權利義務和責任,如風險負擔、與貨物有關的侵權責任等,在合同法的原理和具體規定上,也沒有原則區別。因此,《公約》第42條的規定應當可以參照適用。作為買賣合同中的出賣人,對出賣的貨物享有完全的所有權,可以從出賣貨物中獲取交易所帶來的利潤,尚且可以依據該公約享受此等保護,“定牌加工”中的加工人完全是按照委托人的要求加工產品,賺取的不過是微薄的加工費,按照舉輕以明重的道理,更應該享受這種保護,即得以此為根據進行不侵權抗辯。不唯如是,《公約》第42條第2款還明確規定,如果第三方提出的權利要求是由于出賣人要遵照買方提供的技術圖樣、圖案、款式或其他規格,則出賣人對于在買受人國家或者雙方在訂立合同時預期的貨物將在其境內轉售或做其他使用的國家的侵權不承擔責任。該規定可以理解為是《公約》對國際貿易中定牌加工知識產權問題的特別規定。我國已經參加了《公約》,自應遵守該公約的規定。而且,我國《民法通則》第142 條第2 款規定,涉外民事關系,“中華人民共和國締結或者參加的國際條約同中華人民共和國的民事法律有不同規定的,適用國際條約的規定,但中華人民共和國聲明保留的除外。”我國在加入該《公約》時未對第42條聲明保留,因此,按民法通則上述規定,《公約》該條規定在我國應當優先于國內法適用。所以,涉外定牌加工中有關知識產權侵權糾紛的處理,可以參照適用《公約》第42條。
一點建議
參照適用畢竟是權宜之計,根本的解決之道還在于修改法律。修改法律的方案有二:一是修改《知識產權海關保護條例》,將《公約》第42條規定的原則納入條例之中,即明確規定出口商品是否侵犯他人的知識產權,應當以進口國(地區)或者商品銷售地國(地區)的法律為判斷標準,而不應當以我國(出口國)的法律為判斷標準。相應地,申請海關扣押的人必須證明其在貨物進口國(地區)享有知識產權,而出口的貨物侵犯了其在進口國(地區)受保護的知識產權。二是借修法之機,將《公約》第42條的原則精神分別納入各項知識產權法律中。我國正在修改專利法和商標法,著作權法的修改也指日可待,因此,后一種方案可能更為現實。
注釋:
[1] 1995年7月13日,原對外貿易經濟合作部、國家工商局聯合發布的《關于對外貿易中商標管理的規定》第十條規定:“對外貿易經營者在從事進出口活動中,對他人指定或者提供使用的商標,應當要求對方出具真實有效的商標專用權證明文件或者被許可使用該商標且未超出許可范圍的證明文件,并予以核查。該商標不得與已在我國相同或者類似的商品上注冊的商標相同或者近似,其商品的包裝、裝潢也不得與他人已在我國使用的包裝、裝潢相同或者近似。”
[2]近幾年法院和海關查處、審判的有關案例。如:慈溪市永勝軸承有限公司與寧波瑞寶國際貿易有限公司商標侵權糾紛案。瑞寶公司是中國“RB I”商標所有人,美國R. B. I INTERNATIONAL INC公司是美國“RB I”注冊商標所有人。美國公司委托慈溪市永勝公司定牌生產“RB I”牌軸承并直接出口美國。合同另約定,由美國公司向永勝公司提供相關商標標識及小包裝,若需在軸承上打印“RB I”商標,則由永勝公司根據美國公司提供樣品制作。該合同在實際履行過程中,經瑞寶公司舉報,永勝公司貨物被慈溪市工商行政管理局查扣。一審法院判決永勝公司的行為構成侵權,賠償瑞寶公司10萬元人民幣,二審維持原判。[ (2005)浙民三終字第284號判決書]美國耐克國際有限公司訴浙江省嘉興市銀興制衣公司等商標權侵權糾紛案: FLORA BERTRANDMARA公司是西班牙N IKE商標的注冊商標權人, 1932年N IKE商標就在西班牙得到使用。商標權人向西班牙CIDESPORT公司提供了商標使用許可證。2000年3月至5月間, CIDESPORT公司委托浙江省畜產進出口公司和浙江省嘉興市銀興制衣廠加工制作N IKE男滑雪夾克,由委托人提供布料、急鈕金屬(紐扣) 、掛牌紙(N IKE商標吊牌)以及標有N IKE標識的衣物包裝膠袋等。銀興制衣廠負責服裝的加工制作,畜產進出口公司負責原材料的進口和服裝成衣的報關出口。2000年8月12日畜產進出口公司通過深圳海關報關出口,擬經香港轉口到西班牙,交付給委托人CIDESPORT公司,被深圳海關根據美國耐克公司的申請查扣。法院判決CIDESPORT公司、畜產進出口公司和銀興制衣廠停止侵權行為,銷毀侵權標識或者侵權物,并賠償損失共30萬元。[ (2001)深中法知產初字第55號]佛山市泓信公司不服廣州海關行政處罰案:史丹利公司是阿聯酋“HENKEL”商標的持有人,該公司委托泓信公司加工機動車用鹵鎢燈14萬多只,使用“HENKEL”商標,產品交付給阿聯酋的史丹利公司。泓信公司報關時,廣州海關發現該批貨物標注的“HENKEL”商標與深圳市恩同公司已經在同類產品注冊備案的注冊商標相似,認定泓信公司的貨品侵權,給予沒收貨物,罰款2萬的行政處罰。廣州中院和廣東省高院均判決海關勝訴。[ http: ∥www. legalcare. cn / zhuanti/ ald. asp? id = 326 ]
[3]黃茂榮:《法學方法與現代民法》,中國政法大學出版社2001年版,第45頁。
[4]參見《德國商標法》第14條、第15條。
[5]參見《美國商標法》第32條。
出處:《知識產權》2008年第4期
作者張玉敏 西南政法大學 教授
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